국내 제약사, 코로나19 백신·치료제 美 특허신청 주의사항은?

상표명에 'covid' 등 포함시 상품·서비스 효능 입증해야‥"기회주의적 출원 전략은 헛수고"
신은진기자 ejshin@medipana.com 2020-09-29 12:00

[메디파나뉴스 = 신은진기자] 한국이 방역 선진국으로 알려지면서 국내 제약·바이오 기업의 코로나19 관련 특허출원 역시 증가하고 있는 가운데 미국에서 코로나19 관련 특허를 신청할 경우, 상표명에 특히 주의해야 한다는 현장의 분석이 제기됐다.
 
대한무역투자진흥공사 박다미 미국 뉴욕무역관은 최근 폭증한 코로나19 관련 미국 연방상표 출원 현황을 분석, 대표적인 상표 등록 거절 사유를 공개했다.
 
뉴욕무역관에 따르면 2020년 9월 21일까지 미국 특허상표청에 'COVID' 혹은 'coronavirus'가 포함된 총 500건 넘게 출원됐으나 등록이 확인된 상표는 단 한 건 뿐이다.
 
그 중에서도 백신·치료제와 관련한 특허는 '상표명에 부합하는 효능·특징을 갖추었음을 입증하지 못한 기만적인 표장'을 이유로 특허가 한 건도 없었다고 전했다.
 
미국 특허상표청은  'COVID' 또는 'coronavirus'가 언급된 경우, 해당 상품·서비스의 효능이나 특징에 대한 상세 정보를 요청하면서 기만적인 표장은 상표 주등록부에 등록될 수 없다는 이유로 등록을 거절하고 있다는 것이다.
 
상표명에  'COVID' 또는 'coronavirus'가 언급되면 출원인의 상품·서비스가 코로나19와 관련 있음을 필연적으로 나타낼 수 밖에 없으나, 코로나19에 대한 백신이나 치료제 개발은 아직까지 초기 단계에 머물고 있기에 특허 출원을 받을 수 없다는 설명이다.
 
뉴욕무역관이 확인한 바에 따르면 실제 백신제품 및 백신 개발연구 분야에 대한 출원 상표 'COVIDVAX'(출원번호 88857477)는 2020년 8월 25일에 OA가 발부됐는데, 이를 담당한 상표 심사관은 작금과 같은 전염병 상황에서 소비자들이 코로나19 감염 예방 또는 치료를 간절히 원하기 때문에 코로나19를 나타내는 상표명과 상품 사이의 연관성이 구매 결정에 미치는 영향은 매우 지대하다고 봤다.
 
하지만 해당 출원서에 기재한 상품 정보가 미흡했다고 지적하며, 심사를 통과하려면 제품 자료(fact sheets), 매뉴얼, 광고·홍보물, 지정상품의 사진뿐만 아니라, 상품의 성격, 용도, 제품의 작동 원리, 특장점, 잠재 고객층과 유통채널에 대한 상세 정보를 제출해야 한다고 지적했다.
 
나아가 ▲출원인이 지정상품으로 기재한 백신이 코로나바이러스 감염을 예방하는 효과가 있는지 ▲해당 백신이 코로나19를 치료하는 효과가 있는지 ▲백신의 유형이 무엇인지 ▲라이선스할 지식재산이 코로나19 백신이나 치료제와 관련된 제제인지를 각각 구체적으로 답변할 것을 요구했다.
 
만일 해당 상품이 이에 응당한 특징을 갖추지 못할 경우 기만적인 표장이 되므로 등록이 거절돼야 한다고도 전했다.
 
박다미 미국 뉴욕무역관은 "이 같은 거절을 피하려면 출원인이 반드시 이 기능이나 특징을 가진 것들로만 추려서 지정상품명·서비스명을 수정할 필요가 있다고 안내하며, 구체적인 수정 제안도 했다. 즉, 상표 이름에 걸맞게 해당 품목도 코로나19에 관련된 것들로만 좁게 한정하라는 뜻이다"며 "추후 출원인이 제출한 사용 증거물이 코로나바이러스와 코로나19에 대해 입증되지 않은 주장(unproven claims)을 포함하고 있다면 이 상표는 기만적인 표장이라는 이유로 등록이 불허될 수 있다"고 밝혔다.
 
이어 "상표권은 상표를 실제 상거래에 사용하고 법이 정한 모든 요건을 철저히 따르지 않을 경우 취득할 수 없는 권리이다. 올해 갑자기 폭증한 코로나19 관련 출원서들의 상표 등록 성공률이 극히 미미한 것은 일찍이 상표법 전문가들이 예상했던 결과다"라며 "'일단 서둘러 선점하고 보자'는 식의 기회주의적 출원 전략은 헛수고"라고 강조했다.


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