[메디파나뉴스]포시가 특허무효 2심 재판부 “통상의 기술자가 쉽게 극복“

포시가 특허무효 2심 재판부 "통상의 기술자가 쉽게 극복"

선행발명과 실질적으로 동일…진보성 부정돼 무효로 판단

김창원기자 Kimcw@medipana.com 2020-11-27 11:55

[메디파나뉴스 = 김창원 기자] 지난달 말 포시가의 'Ｃ-아릴 글루코시드 ＳＧＬＴ2 억제제 및 억제 방법' 특허에 대해 내려진 무효심판 2심에서 재판부는 해당 특허의 진보성이 부정된다는 이유로 무효라고 판단한 것으로 나타났다.

특허법원이 27일 공개한 판결문에 따르면 재판부는 해당 특허의 진보성이 부정된다고 판단했다. 특허발명과 그 상위개념인 선행발명의 실시예로 개시된 화합물의 차이는 통상의 기술자가 쉽게 극복할 수 있고, 특허발명의 명세서 기재효과가 선행발명 대비 실질적으로 동일한 이상 추가제출자료를 고려해 진보성을 인정하는 것은 부당하다는 것이다.

이 사건에서 특허에 도전한 제약사들은 특허심판원에 해당 특허의 등록무효심판을 청구했고, 이들 중 일부는 특허의 제1항, 제2항, 제17항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 도출할 수 있다는 취지로 심판을 청구했다.

또한 효과에 있어서도 비교대상발명과 대비해 이질적으로 다른 효과를 갖는다거나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 구체적인 기재가 없어 비교대상발명에 의해 진보성이 부정된다는 취지로 해당 특허의 모든 항에 대해 등록무효심판을 청구했다.

이밖에 해당 특허발명의 명세서에는 비교대상발명과 대비되는 효과가 명확하게 기재되지 않아 비교대상발명에 의해 진보성이 부정된다는 주장도 있었다.

이에 재판부는 먼저 제1항 발명의 다파글리플로진과 선행발명의 실시예 12 화합물은 다파글리플로진의 구조식 중 말단 벤젠 고리의 동일한 치환기 위치에 각각 서로 탄소수 하나의 차이만 있는 작용기들이 위치하고 있다는 점에서만 서로 다르고, 나머지 모핵 및 전체 구조, 작용기가 모두 동일하다고 판단했다.

아울러 선행발명의 내용과 양 화합물의 전체 구조상 유사 정도 및 차이점에 해당하는 치환기의 유사 정도, 선행발명에 개시된 가능 치환기의 범위 등에 비춰보면 이 사건 특허발명의 우선일 당시 선행발명을 접한 통상의 기술자는 실시예 12 화합물과 다파글리플로진의 차이점을 쉽게 극복할 것이라는 판단을 내렸다.

결과적으로 통상의 기술자는 선행발명으로부터 차이점을 용이하게 극복할 수 있고, 이를 통해 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다는 점, 나머지 청구항도 선행발명에 의해 진보성이 부정된다는 점 등을 이유로 들어 1심 심결이 적법하다고 결정했다.